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注冊美國商標采用“實際使用“還是“打算使用“
2019/07/29 來源:http://www.rubberduckyderby.net 編輯:Administrator
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打算使用的商標申請基礎(Intent-to-use basis)更適合國內申請人
眾所周知,美國采用商標使用在先原則。
然而,大多數情況下,國內申請人在美國提交商標注冊申請時,尚未真正地在美國商業中對商標進行實際使用。
以“打算使用”為申請基礎的商標注冊能夠使申請人在未使用商標的情況下,首先獲得商標申請日。
以“打算使用”為申請基礎的商標注冊,申請人在商標核準注冊前通過提交使用證據并使商標在主注冊簿上登記注冊后,其申請日將作為商標首次進行使用的時間。
一方面,與等到商標真正在美國商業中進行使用后再提交注冊申請相比,申請人能夠更及時地取得商標專用權;
另一方面,一件商標以“打算使用”為申請基礎在美國提交申請后且在實際使用前,如果有他人使用與之相同或近似的商標,只要該“打算使用”商標通過實際使用并最終在美國獲得注冊,那么商標申請人即可以主張其原始申請日作為商標在美國的首次使用時間,以證明自己系商標的真正權利人。
合理利用國外商標作為申請基礎,實現商標先注冊,再提交使用證據
日常中,基于“實際商業使用”和“打算使用”為申請基礎的美國商標注冊常為國內申請人所了解。
而對于國內申請人來說,以“國外申請”或“國外注冊”作為美國商標申請基礎予以操作的普及程度,還遠不及前兩者。
基于“國外申請”或“國外注冊”作為美國商標申請的基礎,則原屬國必須是美國也加入的一個有享受優先權規定的國際性公約或條約的成員國,或向美國提供優先權互惠國待遇的國家,中國為符合上述情形的原屬國。
國內申請人在中國提交一件商標注冊申請,在商標申請日6個月內,就同一件商標在美國提出申請時,可以根據《巴黎公約》的規定,要求以中國申請作為美國商標的申請基礎(即,美國商標申請要求中國申請為優先權)。
在美國商標申請審查順利的情況下,當中國商標申請核準注冊后,申請人通過向美國專利商標局提交中國商標注冊證的電子件以及相對應的英譯文,通過審查后,商標即可獲得注冊證書。
以“國外申請”作為美國商標的申請基礎還有一個好處,仍以國內申請人為例,當他人注意到申請人在國內申請了一件商標后,搶先在美國提交了一件相同的商標申請,這時,國內申請人只要在商標申請日起6個月內,向美國專利商標局提出同樣的商標申請,并要求國內申請作為優先權,即可阻擋他人搶注的商標申請。
同樣地,國內申請人以中國注冊商標作為美國商標的申請基礎時,僅需要提供國內商標注冊證的電子件以及相對應的英譯文,美國商標申請審查順利的情況下,即可在不提供使用聲明和使用證據的情況下,在美國獲得注冊。
需要注意的是,由于以“國外申請”或“國外注冊”作為美國商標的申請基礎時,要求美國商標申請的商品和服務必須與原屬國商標申請的商品和服務信息相同或不大于原屬國的范圍,當申請人的國內商標申請發生部分駁回的情況時,其在美國申請的商品和服務也需要進行對應性的刪除。否則,商標在美國無法獲得注冊。
盡管如此,在美國專利商標局對來自中國申請人提交的商標使用證據趨于高度嚴格的今天,選擇國內商標作為美國商標申請的基礎,申請人在可以先行取得商標注冊證的同時,延長了在美國商業中對商標進行實際使用的時間期限。
美國商標申請基礎的選擇
如上文所述,通常情況下,國內申請人在美國提交商標注冊申請時,尚未真正地在美國商業中對商標進行實際使用。
甚至商標直至在美國授權后,提交使用證據對于國內申請人來說仍然是難以解決的問題。
申請人采用“實際使用”或“打算使用”的基礎在美國提交商標申請,但實際上又沒有在其申請的所有商品或服務上投入使用,就很容易因不能提交使用聲明或提交了虛假使用聲明而使其商標遭到撤銷。
因此,國內申請人在美國注冊申請商標時,應結合商標在目標國家申請保護的目的以及實際使用的情況等因素予以綜合考慮。
對于在短期內尚不具備在美國投入使用的商標,應充分利用“國外申請”、“國外注冊”或“馬德里國際注冊申請領土延伸至美國保護”的方式,為商標在進入美國市場前做好防御性保護和鋪墊,同時為商標注冊后第5-6年提交首次使用聲明提供充分的準備時間。
反之,如果申請人已經或在短期內即將對商標在美國商業中投入全面使用,那么,“實際商業使用”和“打算使用”固然是使商標能夠盡快在美國獲得注冊的最佳選擇。