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美國跨境電商遭遇知識產(chǎn)權(quán)訴訟？主動防范是正道！

盡管目前中美貿(mào)易摩擦形勢尚未緩和，仍有大量中國企業(yè)追逐著跨境電商的大潮，將產(chǎn)品投放到美國市場及國際市場，擴大自己的商業(yè)版圖。

在國內(nèi)電商領(lǐng)域，眾多賣家的法律意識尤其是知識產(chǎn)權(quán)意識相對薄弱，電商平臺上時常出現(xiàn)商標、專利等知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的現(xiàn)象，且因訴訟成本較高，權(quán)利人尤其是中小型企業(yè)較少提起侵權(quán)訴訟，侵權(quán)人可能繼續(xù)制造、銷售相關(guān)商品，因此，整個國內(nèi)電商領(lǐng)域?qū)χR產(chǎn)權(quán)保護的重視程度是相對較低的。

美國市場的情形卻截然不同。美國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護意識很強，近年來，中國電商遇到商標侵權(quán)、專利侵權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)訴訟的幾率非常高。

然而，中國企業(yè)對美國的訴訟程序不熟悉，加之跨境訴訟的金錢成本和時間成本高，多數(shù)企業(yè)尤其是中小型企業(yè)在遭遇美國企業(yè)提起知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟時，抱著僥幸心理“躲起來”不應訴。

針對中國電商近幾年來頻頻在美國遭遇商標侵權(quán)、專利侵權(quán)等訴訟的被動局面，我們給出如下幾點建議：

首先，中國電商應當提高商標、版權(quán)、專利和商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)保護意識，在爭議發(fā)生之前做好防范措施。

針對商標、版權(quán)、專利和商業(yè)秘密，不同的權(quán)利類型有不同的保護方式，每種保護方式具有不同的保護范圍，各自存在優(yōu)劣勢。

就商標而言，雖然市場上確實存在一些依靠“山寨”獲利的企業(yè)，但是很多跨境電商并無侵犯商標權(quán)的惡意，而是由于自身缺乏商標保護意識，將產(chǎn)品銷售到國外卻未及時辦理商標注冊，極易遭遇商標被搶先注冊的情形，或被訴商標侵權(quán)而需支付巨額賠償。

從經(jīng)濟角度考慮，在訴訟中，企業(yè)可能要支付高額費用以獲得商標使用權(quán)以及因訴訟被凍結(jié)賬戶等等，但是若企業(yè)具有前瞻性，提前注冊商標，注冊成本遠遠低于訴訟成本；

從自身名譽及長遠發(fā)展來看，企業(yè)一旦在平臺遭到投訴或被起訴侵權(quán)，很可能因此失去國際市場。

近年來，亞馬遜、阿里巴巴國際站、速賣通、WISH等平臺對于品牌備案和商標侵權(quán)方面的制定了較為詳細嚴格的規(guī)則，防止跟賣或商標侵權(quán)。

因此，跨境電商所面臨的市場形勢亦要求其做好商標注冊工作，從而盡可能避免在電子商務(wù)平臺銷售過程中的侵權(quán)糾紛。

國際企業(yè)之間的競爭已從商品競爭轉(zhuǎn)入品牌較量，而商標注冊是提升品牌信譽和獲得法律保障的最佳方式。

商標不僅代表著商品或服務(wù)的品質(zhì)、是企業(yè)重要的無形資產(chǎn)，更是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)受到侵害時的有力武器。

已經(jīng)在國內(nèi)形成較高知名度的品牌或者即將投入美國市場的品牌，更應特別注意美國商標注冊和保護的相關(guān)事宜。我們建議跨境電商進行國際知識產(chǎn)權(quán)布局。

其中，中國企業(yè)/個人申請美國商標注冊的主要途徑有兩個：

一是根據(jù)《美國商標法》（亦稱《蘭哈姆法》，Lanham Act）的規(guī)定，直接向美國專利商標局（The United StatesPatent and Trademark Office，簡稱“USPTO”）申請注冊，

二是根據(jù)《商標國際注冊馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》(簡稱《馬德里議定書》)的規(guī)定，申請馬德里商標國際注冊并將商標有效地延伸至美國。

在實際申請過程中，通過申請馬德里商標國際注冊并將商標有效地延伸至美國時，申請人時常會收到USPTO發(fā)出的審查意見書。

這是因為美國在加入馬德里聯(lián)盟時，對《馬德里議定書》的某些條款做了保留或聲明，因此，選擇通過《馬德里協(xié)定書》申請美國商標時，大多數(shù)情況下申請人還是需要雇傭美國律師回應商標局的質(zhì)疑或其他行動。

綜合考慮申請費用和申請流程，我們認為，通過律師直接向美國專利商標局申請注冊美國聯(lián)邦商標更具優(yōu)勢。

此外，美國時間2019年7月2日， USPTO宣布新規(guī)，自2019年8月3日起，要求居住在美國境外的商標申請人、注冊人以及商標復審和上訴委員會程序(TTAB)中的有關(guān)各方應聘用一名在美國擁有執(zhí)業(yè)資格的商標律師。

通過專業(yè)商標律師申請美國聯(lián)邦商標，費用合理，且大大減輕了企業(yè)的工作負擔。

其次，若已經(jīng)產(chǎn)生訴訟，建議中國電商積極應訴，不要抱著僥幸心理“躲避”訴訟。如果法院進行缺席審判，原告勝訴后，其依據(jù)判決書可以申請各個電商平臺先行終止中國被告電商的銷售，并要求電商平臺對被告電商的賬戶予以凍結(jié)。

如果中國電商認為自己沒有得到有效送達，要求美國法院撤銷判決，不僅面臨較小的撤銷判決的可能性（通過前述案例分析可見美國對電子郵件送達的態(tài)度），還將為冗長復雜的訴訟流程付出更多的訴訟成本，承擔更多實際經(jīng)濟損失。

我們認為前述成本和損失遠遠超過積極應訴及提出商標異議進行自我保護所付出的成本。

此外，若被告應訴，依據(jù)手中的有利證據(jù)還可反訴原告惡意訴訟等，積極維護自身權(quán)益。

此外，我們鼓勵中國電商，在獲悉被起訴后，盡快聯(lián)絡(luò)其他被告，合力應訴，一方面可以分攤訴訟成本，另一方面可以整合各個被告的資源（例如收集大量證據(jù)理清案件事實），從而充分挖掘原告訴訟策略中存在的瑕疵，增加抗辯成功的概率，或者獲取更有利的談判地位等。

最后，拋開商標侵權(quán)訴訟的最終判決結(jié)果不談，目前從大量案例可見，美國原告在知識產(chǎn)權(quán)訴訟中往往會申請兩個非常重要的訴前禁制令，一為“臨時禁止令”(TRO，即Temporary Restraining Order)，二為“初步禁止令”(Preliminary Injunction Order)，這兩個禁令足以對海外商家造成極大打擊。

臨時禁止令的時效非常短，法院可以采取凍結(jié)店鋪等手段，而且，從權(quán)利人起訴到下發(fā)臨時禁止令，法院不會通知商家任何信息，以免被告商家作出下架涉案假冒產(chǎn)品、轉(zhuǎn)移其在電商平臺的資金等行為。

法院下發(fā)臨時禁止令后不久，會隨即下發(fā)初步禁止令，其下發(fā)條件基本和審判后作出的永久禁止令相同，要求申請人必須表明

（1）有勝訴的現(xiàn)實可能性;

（2）若不給予禁令將會造成難以彌補的損害;

（3）申請人與被告可能遭受的損害的權(quán)衡;

（4）給予禁令有利于公共利益。

因此，一旦法院下發(fā)初步禁止令，從案件事實上來看被告很可能敗訴，在此情況下若消極躲避訴訟，一是原告可能申請延長禁止令，二是最終導致針對商戶的缺席判決。

知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)，包括商標侵權(quán)、專利侵權(quán)、侵犯商業(yè)秘密等，而商標侵權(quán)和專利侵權(quán)則是跨境電商的高危區(qū)域。

一方面，目前電商平臺管控嚴格，收到投訴后可能采取凍結(jié)賬戶等措施；另一方面，涉及侵權(quán)訴訟后，嚴格的禁令措施會大大打擊商家的商譽和經(jīng)營能力。

中國企業(yè)若想在國際電商平臺上長久地占有一席之地，必須建立其品牌意識，打造自己的知識產(chǎn)權(quán)布局，提前注冊商標以防范未來的商標糾紛。

在經(jīng)營過程中，加大對自身產(chǎn)品的自查和審核力度，及時下架存在侵權(quán)隱患的產(chǎn)品。若侵權(quán)糾紛發(fā)生，建議尋求專業(yè)律師幫助，積極應訴或與對方協(xié)商和解，主動維護自身權(quán)益。